Abwehr kennzeichenrechtlicher Ansprüche durch Lizenzen älterer Rechte?

Veröffentlicht am 14. Juli 2004 von Arne Trautmann | Markenrecht | 0 Kommentare

In letzter Zeit immer bedeutsamer werden kennzeichenrechtliche Streitigkeiten. Das Dickicht der angemeldeten Marken, der Titel von Zeitschriften, Büchern und Software, der geschäftlichen Bezeichnungen und Firmennamen ist kaum noch zu überschauen. Recherchen sind aufwändig, teuer und oft von fragwürdigem Nutzen. Häufig kommt es daher zum Konflikt zwischen zwei Zeichen. Die Situation ist hier oft so, dass sich der Verwender einer geschäftlichen Bezeichnung, einer Firma, eines Werktitels o.ä. Ansprüchen ausgesetzt sieht, die ein Inhaber eines älteren kollidierenden Rechts gegen ihn geltend macht. Da das Kennzeichenrecht vom Prioritätsgrundsatz beherrscht wird, setzt sich eben dieses ältere Recht durch.

Eine sinnvolle Verteidigungsstrategie für den Angegriffenen kann nun sein, sich seinerseits ein noch älteres Recht zu verschaffen, und dieses dem Angreifer einredeweise entgegenzuhalten. Er kann etwa nach einer (im Vergleich zum Zeichen des Angreifers) noch älteren einschlägigen Marke suchen und diese kaufen. Oft verkaufen die Inhaber solcher Marken diese aber ungern. Bei anderen Rechten, etwa Firmennamen, kommt ein Kauf als solcher ohnehin nicht in Frage, weil das Recht nicht ohne das Unternehmen übertragbar ist. Hier kann aber eine Lizenz an dem älteren Zeichen weiterhelfen. Dabei kann aber einiges schief laufen.

Verkannt wird häufig, dass eine Lizenz an einem fremden Zeichen nicht automatisch auch einem Dritten entgegengehalten werden kann. Vielmehr kommt es hier auf die konkrete Ausgestaltung der Lizenz an.

„schuldrechtliche“ Lizenz

Eine Lizenz kann zunächst nur ein reines schuldrechtliches Rechtsgeschäft in dem Sinn sein, dass der Inhaber einer Marke oder einer Geschäftlichen Bezeichnung sich verpflichtet, dem Lizenzgeber aus seinem Recht nicht die Benutzung des Zeichens zu verbieten. Die Lizenz wirkt dann nur zwischen den Parteien der Vereinbarung, sie hat aber nicht ohne weiteres Wirkung gegen Dritte, nutzt also im Prozess mit diesen ggf. wenig. Grund ist, dass bei dieser Ausgestaltung der Lizenz der Lizenzgeber sein Recht nicht (positiv) „weggibt“, auch nicht teilweise, sondern nur (negativ) auf dessen Ausübung verzichtet. Da der Lizenznehmer das Recht damit – bildlich gesprochen – auch nicht, nicht einmal teilweise, „erwirbt“, kann er sich auch nicht auf dessen Priorität berufen. Das Recht entsteht – etwa im Fall der Verwendung als Firma – bei ihm gleichsam neu, dann mit der (zu späten) Priorität der Verwendungsaufnahme.

Der BGH hat bereits 1993 im sog. „Decker-Urteil“ (Urt. vom 18.3.1993, I ZR 178/91) entschieden, das auch in diesen Fällen eine Berufung des Lizenznehmers auf die Priorität des Rechts des Lizenzgebers in Betracht kommen kann. Er konstruiert dabei eine (sehr abstrahierte) Analogie auf das Sachenrecht in Gestalt des § 986 I 2 BGB. Wie genau dies zu verstehen ist, bleibt aber nach wie vor umstritten. So schränken mehrere OLG, etwa Düsseldorf und Hamburg, die „freie“ Berufung auf die bessere Priorität eines (schuldrechtlich) lizenzierten Rechts wieder ein. Diese Einschränkung wird etwa vom OLG Düsseldorf (Urteil vom 14. März 2000, 20 U 61/99) daran fest gemacht, dass der Lizenzgeber auch „befugt“ sein müsse, die Lizenz zu erteilen, dem müsse ein „schutzwürdiges Interesse“ auf Seiten des Lizenznehmers gegenüberstehen. Deutlich eleganter (und sicher auch richtiger) stellt das Hanseatische OLG (Urteil vom 26. Februar 1998, Az: 3 U 209/97) auf Gedanken des Rechtsmissbrauchs ab. Im Ergebnis kann es nach diesen Entscheidungen gerade demjenigen, der eine Lizenz wie die oben beschriebene (allein) zu Verteidigungszwecken im Prozess erwirbt, verwehrt sein, sich auf die Priorität des lizenzierten Rechts zu berufen. Die Verteidigung würde damit scheitern.

„dingliche“ Lizenz

Eine Lizenz kann aber auch dinglich ausgestaltet sein. Zwar nicht beim Firmen- oder Namensrecht – das ja nicht getrennt vom Namensträger übertragen werden kann – sehr wohl aber etwa im Fall einer Marke, das macht § 30 MarkenG deutlich. Im Fall der dinglichen Lizenz gibt der Lizenzgeber tatsächlich einen Teil seines Rechts weiter – und das dann mit der Priorität, die dieses Recht eben hat.

Abgrenzung

Die Abgrenzung, wann eine lediglich schuldrechtliche, wann eine dingliche Lizenz vorliegt, ist aber schwierig. Von einem Teil der juristischen Literatur wird die Unterscheidung überhaupt bestritten, es komme lediglich auf das zwischen den Parteien Vereinbarte an. Die Kriterien sind dabei letztlich ähnlich.

Eine dingliche Lizenz wird in der Regel vorliegen, wenn es sich um eine ausschließliche Lizenz handelt, eine schuldrechtliche eher bei einer einfachen (nicht-exklusiven) Lizenz. Von Bedeutung kann auch sein, ob der Lizenznehmer selbst aus seinem Lizenzrecht gegen Dritte vorgehen kann, die das lizenzierte Zeichen verletzen. Denn wenn er das kann, dann muss er – a majore ad minus – sich auch einredeweise auf die Lizenz berufen können. Zuletzt wird eine dingliche Lizenz dann vorliegen, wenn die Lizenz einen Sukzessionsschutz gewährt, also auch einem nachfolgenden Erwerber des lizenzierten Rechts gegenüber gilt.

Die Komplexität der Materie bringt es mit sich, dass im Kennzeichenprozess die Rechtslage bezüglich bestehender Lizenzen sehr genau überprüft und ggf. korrigiert werden muss. Fehler an dieser Stelle können sonst zu einem bösen Erwachen führen.